澳大利亚专利案件:专利产品再利用中的侵权问题,你能读懂什么?

2019-08-26     一休说知识产权

在许多司法管辖区,专利产品再利用属于权利用尽的法律议题范畴,然而在澳大利亚,却并非如此。正如Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corp ([2019] FCAFC 115, Darts-ip案号:darts-738-257-G-en)一案所显示的,产品再利用关乎涉嫌侵权人是否能够成功主张默示许可抗辩。

1争议

精工爱普生是一家全球制造公司,除其他业务外,其还在澳大利亚销售爱普生品牌的打印机墨盒。Calidad公司购买了最初由精工爱普生销售的重新充装的专利墨盒,然后将其进口到澳大利亚。

打印机墨盒由马来西亚的Ninestar Image公司充装,使得墨盒可在爱普生打印机上重新使用。然后,Calidad公司将它们进口到澳大利亚继续销售。精工爱普生主张Calidad公司的进口及销售行为侵害了其拥有的两项专利权。Calidad并没有争辩充装墨盒是否落入专利权的保护范围,而是提出专利权人的销售构成默示许可。

对于联邦法院合议庭来说,问题的焦点是专利权人是否可阻止合法获得的专利产品再次销售并直接与专利权人产品进行竞争这一商业活动。

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2背景

本案为上诉案件,在前审中,初级法官部分支持专利权人的主张。法院认定了以下原则:产品所有者使用专利产品的权利受到默示许可的保护。在澳大利亚,如果销售不存在限制条件,则使用专利产品的默示许可自动产生。

3是否存在默示许可

初级法官指出,National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck (1911) 12 CLR 15 (Darts-ip案号:darts-171-686-G-en-2)一案支持这一原则:后续所有者可以假定他们在没有任何限制的情况下获得专利产品。在National Phonograph案中,打印机墨盒的购买者被给予默示许可,以使用和处置产品。

在本案中,爱普生墨盒曾被重新充装过,存储芯片要么被Ninestar重编程要么被更换,以便恢复到原来的状态。有趣的是,法院回避了这种改变能否被认为是“修理”专利产品的问题。

因此,本案争议点不是关于是否构成“修理”的确认,而是Calidad是否可在销售时依赖于墨盒所附的默示许可,或者Ninestar所做的改变是否足以令这种默示许可失效。初级法官说道:

问题不是产品是否被改变或修复,而是产品(专利的一种实施例)是否实质上被改变,以至于默示许可不再适用。

初级法官认为重写存储芯片并没有实质上改变产品,因为其仍然代表了专利的一种实施例。但是,当存储芯片被通用芯片所代替,则这种修改实质性地影响并改变了实施例,因此相对于精工爱普生最初销售的产品而言,这种修改使产品产生了实质改变。此时,默示许可失效。

4合议庭意见

合议庭确认了专利产品的销售给与了购买者默示许可,使其能够行使所有者的正常权利,包括使用或再销售。但是,购买者不能依赖默示许可实施侵权。尽管如此,他们各自做出的判决,在法律上仍有一些模棱两可之处。Jagot J认为Ninestar对打印机墨盒的再利用不包括在默示许可范围内:

Ninestar通过对存储芯片的重编程,在墨盒上开设新孔,通过新孔重新填充墨水,密封原有使用中产生的孔和新孔这一系列行为,重新制造了一个专利的实施例,且这种行为不可能通过默示许可获得授权,也不可能因销售而适用权利用尽原则。

Yates J指出这种修改超出了精工爱普生最初出售给购买者的产品范畴:

正确的方式是确定Ninestar对爱普生墨盒作出的修改是否使得产品实质上不同于精工爱普生最初投放市场并进入最初所有者手中的产品。

5思考

本案中合议庭很大程度上强化了初级法官的判决。此外,合议庭指出购买者必须对默示许可的任何限制有实际了解,除非后续购买者注意到限制,否则他们将不受约束。

本案在确定默示许可是否失效时通过将修改的性质与所涉发明的实施例联系起来从而建立了一种新的判定规则。

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文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/yNXrzWwBJleJMoPMrYgk.html