現行《商標法》存在的內在衝突
根據我國現行《商標法》第九條的規定：申請註冊的商標……不得與他人在先取得的合法權利相衝突；同時，第三十二條也規定：申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。因此，該法第四十五條規定：已經註冊的商標，違反本法第三十二條規定的，在先權利人或者利害關係人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。但是，該條對於請求宣告無效規定了時間期限：自商標註冊之日起五年內。換句話說：如果自商標註冊之日起五年後，即使該註冊商標仍然存在與在先權利相衝突的情形或者侵害他人現有的在先權利，也無法再請求宣告該商標無效。
如果上述法律規定的意思就是如此，那麼，假如人民法院認定註冊商標人使用其商標的行為侵害了在先權利人的權利，這時是否應該判令商標權人停止侵權（停止使用該註冊商標）呢？如果在先權利人可以禁止該商標權人的使用，豈不是等同於廢止了該註冊商標，那麼，《商標法》規定的「五年內」請求宣告無效的期限限制，又有多少實際意義呢？如果允許該商標繼續使用，那麼，自然人的姓名權等在先權利與一個合法註冊的商標權之間必然存在衝突。因此，這無疑是一個在邏輯上難以自圓其說的令人困惑的問題，而且這樣的問題已經在實際的案件中凸顯出來。
「喬丹」案引發的在先權利保護與註冊商標宣告無效之間的矛盾
22016年12月8日，最高人民法院對再審申請人美國籃球明星Michael Jordan與被申請人商標評審委員會、第三人福建喬丹體育公司之間的商標爭議行政糾紛再審案件予以公開宣判。對於涉及喬丹體育公司註冊的中文「喬丹」商標的三件案件，最高人民法院認為：因爭議商標的註冊損害了再審申請人對「喬丹」享有的在先姓名權，違反《商標法》有關「申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利」的規定，應予撤銷 。
但是，在最高人民法院公開宣判後，喬丹體育公司便在第一時間發布聲明稱： 2012年10月，美國公民Michael Jordan對我司註冊的中文「喬丹」等系列商標提出的68件商標爭議案件，我司已取得65件商標案件的勝訴……其中涵蓋我司主要使用的中文「喬丹」商標。本次……支持再審申請人的3件商標均系我司註冊時間不足5年、在周邊其他類商品上的防禦性商標，對我司目前使用的所有商標均不會構成影響。從該聲明的意思來看，喬丹體育公司認為對於Michael Jordan提出商標爭議時已超過五年從而未被撤銷（無效）的中文「喬丹」商標，可以繼續使用。
但是，同樣在12月8日，Michael Jordan發布的聲明則針鋒相對地指出：我……期待著上海的法院對尚在審理中的姓名權侵權案件做出判決，其言下之意顯然是：因為最高人民法院已經認定其就中文「喬丹」字樣享有姓名權，因此即使喬丹體育公司註冊的中文「喬丹」商標因提出爭議時已超過《商標法》規定的五年爭議期限而未被撤銷（無效），喬丹體育公司無論是過去使用還是將來繼續使用這些有中文「喬丹」字樣的註冊商標都應該被認定為侵害姓名權，上海法院應該判令其停止使用並賠償損失。
一休智慧財產權是一支擁有百餘經驗豐富的高素質專業人才「軍隊」，我們用職業的專業素養和淵博的專業知識為客戶提供一流的智慧財產權代理、交易、諮詢等服務，並由具有思維前瞻的復合型精英管理團隊帶領。
那麼，如果侵權成立，法院應該支持哪一方的主張？喬丹體育公司究竟是可以作為商標權人繼續使用「喬丹」商標呢，還是必須停止使用以防止對「喬丹」姓名權的侵害呢？顯然，這對上海法院如何正確理解和適用《商標法》規則，以及解決《商標法》規則與《民法通則》中姓名權保護規則之間存在的矛盾，提出了挑戰。
3德國法對惡意註冊商標宣告無效制度及其啟示
那麼，這樣的案件中所存在的不可調和的法律衝突，是中國法律所特有的，還是各國都普遍存在的呢？我們試以德國《商標法》為參照來進行觀察和分析。
和中國《商標法》一樣，德國《商標法》也規定了請求宣告商標無效的制度，根據該法第51條的規定，「具有在先權利」也是提起無效訴訟的理由；而該法第13條規定的「有權禁止在整個德國領土範圍內使用該註冊商標」並「可以註銷該商標的註冊」的「在先權利」中，第（1）項就是「姓名權」。與中國《商標法》要求在先權利人應該「自商標註冊之日起五年內」請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效類似，德國《商標法》第51條第（2）款也規定在先權利人「連續5年默認在後商標在其註冊的商品或服務上使用，並且知道這樣的使用」（在先權利人在5年中雖然沒有提起無效程序，但如果在先權利人在5年內並不知道其使用或者知道後曾經向其提出過禁止使用的要求，也應該不屬於「連續5年默認使用」的情形，這更有利於對在先權利人的保護）的情況下，不可以再宣告在後註冊的商標無效而註銷該註冊商標，但是，這個規定的適用仍然有兩個限制條件：
其一，這個「5年期限」規則的適用情形是有限的，不能適用於所有「在先權利」的情形，而只能適用於部分情形（主要包括：在先申請或註冊的商標；在先未註冊馳名商標；在先使用獲得第二含義的商標；作為商業標誌的企業名稱、商號或企業標誌、作品標題等）。而德國《商標法》第51條第（2）款所列舉的可以適用的情形中，明確是不包括該法第13條列舉的「在先權利」中的「姓名權、肖像權、著作權、地理標誌權」等在先權利的。也就是說，如果在後註冊的商標權與在先的「姓名權、肖像權、著作權、地理標誌權」等在先權利相衝突或者說侵害這些權利的，對該註冊商標提起無效宣告程序並不受「五年」期限的限制。這說明，當商標權與在先的「非商標權」相衝突時，德國法旗幟鮮明地站在了維護人格權、著作權等在先權利人的權利一邊，而並不會考慮什麼因使用該商標而在後形成的「市場秩序」或「市場格局」，因為對人格權、著作權等權利的保護不僅僅是經濟利益的考量，人格和精神利益的重要性並不是金錢利益所能替代的，德國法把在先的人格權、著作權、地理標誌權絕對地置於在後的註冊商標權之上，是精細的利益平衡的結果，有其內在的合理性和正當性。
其二，如果在後商標的註冊在申請時出於惡意——不管是哪一種與在先權利相衝突的情形，只要在後註冊是惡意搶注，宣告無效就沒有時間限制，也不會受在後形成的「市場格局」或「市場秩序」的影響。德國法的這個規定，與我國《商標法》又有明顯的差異。因為我國《商標法》受《巴黎公約》(1967)第6條之二以及TRIPS協議第16條規定的影響，僅僅規定「對惡意註冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制」，也就是說，除了惡意搶注他人馳名商標的情形，如果要「無效」掉其他惡意註冊與在先權利相衝突的商標必須受「5年」期限的限制。因此，雖然我國2013年修改後的《商標法》為了制止惡意搶注而在第七條規定「申請註冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則」，但在具體的規則中卻並沒有充分地落實這一原則，這明顯不利於制止惡意搶注行為，也使得維護誠信原則在某些時候成為一句空話。
因此，如果「喬丹」商標案適用德國《商標法》的話，就不會出現中國法院適用《商標法》而存在的尷尬局面：一方面稱「喬丹」商標侵犯了Michael Jordan姓名權，一方面又因受「五年」期限限制而無法宣告許多已經註冊的「喬丹」商標無效。目前我國法院需要面對的一方在先權利與另一方註冊商標權的並存和衝突的棘手問題，其實是我國現有的《商標法》規則沒有合理保護在先姓名權、肖像權、著作權等在先權利和沒有落實誠信原則而導致的，要徹底解決這個矛盾和衝突，應該通過法律的修改和完善來加以解決。
我國的司法實踐：「市場格局論」的是與非
4在後註冊商標侵害著作權、人格權等在先權利，是否可以要求商標權人停止使用該註冊商標（即停止侵權行為）的問題，並不是個新問題。
事實上，在早年的「武松打虎圖」一案中（第28期-【前沿·經典】1996年全國首例涉著作權與商標權權利衝突案——「武松打虎圖」引侵權）劉春田教授和已故的鄭成思教授也曾對此表達過截然不同的看法。1997年4月劉春田教授在《中華商標》發表的《「在先權利」與工業產權》一文中提出這樣的問題：「客觀上，被告經過十幾年的生產經營，已經有了一定的市場，一定的信譽，商標會有一定的價值。(如果停止侵權或商標撤銷後)，著作權人再許可他人用作酒類商標，客觀上會使該商標的新的使用人獲得被告損失的財產利益。」而鄭成思教授則在1997年第10期的《法學》雜誌發表的《「武松打虎」圖法院判決及行政裁決引發的思考》一文中提出了相反的觀點，他說：如果問起「未經許可而將他人的美術作品用作工商標記而產生的權利屬於誰」，答案只能是「答非所問」。因為，未經許可的侵權行為不應產生新的權利，而在事實上，就「武松打虎」圖而言，那種本不應該產生的權利，最終（1997年2月，因為侵犯在先著作權）被主管行政機關撤銷，則是合理合法的結局。他還進一步反問道：「人的姓名、肖像的『功能』在於去認定一個人，而如果用它去標示商品，則除了在人也是商品的奴隸社會之外，其功能也變了，它也具有不同的『使用價值』。那麼，法律是不是也不應把未經許可使用他人姓名或肖像為商標均明白無誤地列為侵權？」從法院對該案判令被告停止侵權和商評委撤銷該註冊商標的結果來看，依據當時的法律規定（《商標法》並沒有規定註冊商標與在先權利衝突時的處理），「無論法院判決責令停止侵權，還是商標評審委員會撤銷被告的《武松打虎圖》商標，都無不當」——這一點，連劉春田教授在其文章中也是這樣表示的。
但是，隨著2001年修改後的《商標法》增加規定在先權利的利害關係人請求商評委撤銷註冊商標的期限是「自商標註冊之日起五年內」以後，這個問題反而變得複雜起來了。隨著司法政策中出現的所謂的「市場格局論」的影響，我國一些司法判決認為,如果被訴商標經過長時間的使用，已圍繞該商標建立起一定的市場秩序，此時輕率停止該商標的使用，就可能會損害已經形成和穩定了的市場秩序。於是，那些涉嫌侵犯他人在先權利（包括著作權和人格權）的註冊商標，可以藉助已經形成的市場格局而合法化了。「市場格局論」存在的種種問題，我們已經在相關論文中做了詳細闡述【張偉君、張韜略：市場格局論辨析（上）、張偉君、張韜略：市場格局論辨析（下）】，這裡不加贅述。
最近我國福建高院對陳某訴佐納公司侵害著作權糾紛案作出的判決，雖然依然深受「市場格局」的影響，但已經對此做出了一些修正。該案中，訴爭商標雖然已獲准註冊五年以上，但是該判決指出：
商標雖然獲准註冊，但如果存在侵犯著作權等在先權利的情況，仍應承擔侵權的相關法律責任。即使被訴侵權的註冊商標因為已經超過商標法所規定的五年無效期而無法被裁定無效，但考慮到被訴商標並未實際使用，尚未建立起穩定的市場秩序和發揮區別商品來源的作用，人民法院在侵權訴訟中仍可判令商標權人停止對被訴商標的使用。
我們是專注於智慧財產權10年的老牌機構,喜歡本篇文章的，可以收藏哦，如果大家有什麼關於商標註冊、交易買賣或專利申請的，可以私信一休，私信我，免費解答
了解更多資訊，關注微：一休智慧財產權研究院