在許多司法管轄區,專利產品再利用屬於權利用盡的法律議題範疇,然而在澳大利亞,卻並非如此。正如Calidad Pty Ltd v Seiko Epson Corp ([2019] FCAFC 115, Darts-ip案號:darts-738-257-G-en)一案所顯示的,產品再利用關乎涉嫌侵權人是否能夠成功主張默示許可抗辯。
1爭議
精工愛普生是一家全球製造公司,除其他業務外,其還在澳大利亞銷售愛普生品牌的印表機墨盒。Calidad公司購買了最初由精工愛普生銷售的重新充裝的專利墨盒,然後將其進口到澳大利亞。
印表機墨盒由馬來西亞的Ninestar Image公司充裝,使得墨盒可在愛普生印表機上重新使用。然後,Calidad公司將它們進口到澳大利亞繼續銷售。精工愛普生主張Calidad公司的進口及銷售行為侵害了其擁有的兩項專利權。Calidad並沒有爭辯充裝墨盒是否落入專利權的保護範圍,而是提出專利權人的銷售構成默示許可。
對於聯邦法院合議庭來說,問題的焦點是專利權人是否可阻止合法獲得的專利產品再次銷售並直接與專利權人產品進行競爭這一商業活動。
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2背景
本案為上訴案件,在前審中,初級法官部分支持專利權人的主張。法院認定了以下原則:產品所有者使用專利產品的權利受到默示許可的保護。在澳大利亞,如果銷售不存在限制條件,則使用專利產品的默示許可自動產生。
3是否存在默示許可
初級法官指出,National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck (1911) 12 CLR 15 (Darts-ip案號:darts-171-686-G-en-2)一案支持這一原則:後續所有者可以假定他們在沒有任何限制的情況下獲得專利產品。在National Phonograph案中,印表機墨盒的購買者被給予默示許可,以使用和處置產品。
在本案中,愛普生墨盒曾被重新充裝過,存儲晶片要麼被Ninestar重編程要麼被更換,以便恢復到原來的狀態。有趣的是,法院迴避了這種改變能否被認為是「修理」專利產品的問題。
因此,本案爭議點不是關於是否構成「修理」的確認,而是Calidad是否可在銷售時依賴於墨盒所附的默示許可,或者Ninestar所做的改變是否足以令這種默示許可失效。初級法官說道:
問題不是產品是否被改變或修復,而是產品(專利的一種實施例)是否實質上被改變,以至於默示許可不再適用。
初級法官認為重寫存儲晶片並沒有實質上改變產品,因為其仍然代表了專利的一種實施例。但是,當存儲晶片被通用晶片所代替,則這種修改實質性地影響並改變了實施例,因此相對於精工愛普生最初銷售的產品而言,這種修改使產品產生了實質改變。此時,默示許可失效。
4合議庭意見
合議庭確認了專利產品的銷售給與了購買者默示許可,使其能夠行使所有者的正常權利,包括使用或再銷售。但是,購買者不能依賴默示許可實施侵權。儘管如此,他們各自做出的判決,在法律上仍有一些模稜兩可之處。Jagot J認為Ninestar對印表機墨盒的再利用不包括在默示許可範圍內:
Ninestar通過對存儲晶片的重編程,在墨盒上開設新孔,通過新孔重新填充墨水,密封原有使用中產生的孔和新孔這一系列行為,重新製造了一個專利的實施例,且這種行為不可能通過默示許可獲得授權,也不可能因銷售而適用權利用盡原則。
Yates J指出這種修改超出了精工愛普生最初出售給購買者的產品範疇:
正確的方式是確定Ninestar對愛普生墨盒作出的修改是否使得產品實質上不同於精工愛普生最初投放市場並進入最初所有者手中的產品。
5思考
本案中合議庭很大程度上強化了初級法官的判決。此外,合議庭指出購買者必須對默示許可的任何限制有實際了解,除非後續購買者注意到限制,否則他們將不受約束。
本案在確定默示許可是否失效時通過將修改的性質與所涉發明的實施例聯繫起來從而建立了一種新的判定規則。
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