幾個案例告訴你!實用新型創造性評價時對技術領域的要求

2019-08-23     一休說智慧財產權

《專利審查指南》第四部分第六章「無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定」第4節「實用新型專利創造性的審查」第(1)小條第2段規定:對於實用新型專利而言,一般著重於考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現有技術中給出明確的啟示,例如現有技術中有明確的記載,促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的,可以考慮其相近或者相關的技術領域。

那麼如何界定何為相同的技術領域,又如何界定相近或相關,以及什麼叫「明確的啟示」,下面我們通過一些案例來尋找一些線索。

案例一:

最高院(2012)行提字第7號曹忠泉與國家知識產權局專利複審委員會、上海精凱服務機械有限公司實用新型專利權無效行政糾紛一案涉及名稱為「裁剪機磨刀機構中斜齒輪組的保油裝置」的實用新型專利,無效階段請求人上海精凱服務機械有限公司提供附件5-1並認為其涉及的繞線機中的齒輪潤滑部分公開了本專利相對於最接近對比文件的區別特徵,從而本專利權利要求缺乏創造性,關於技術領域,專利權人曹忠泉主張附件5-1公開的是繞線機,和本專利中的裁剪機不同,同時本專利與附件5-1的國際分類號不同,從而二者既不是相同的技術領域,也不是相近或相關的技術領域,因此附件5-1不能作為評判本專利創造性的對比文件使用。對此,最高院在判決中認定:技術領域是要求保護的發明或者實用新型所屬或者應用的具體技術領域,不是上位的或者相鄰的技術領域,也不是發明或者實用新型本身。確定發明或者實用新型所屬的技術領域,應當以權利要求所限定的內容為準,一般根據專利的主題名稱,結合技術方案所實現的技術功能、用途加以確定。附件5-1公開的技術內容涉及繞線機潤滑系統的潤滑問題,本專利的技術方案是要解決裁剪機斜齒輪組的保油潤滑問題。雖然繞線機屬於紡織機械,裁剪機屬於服裝機械,二者在應用環境上有區別,但本專利和對比文件的技術方案均涉及機械系統的潤滑問題,屬於相同的技術領域。因此,專利複審委員會將附件5-1作為判斷本專利創造性的對比文件,並無不妥。

筆者認為本案給我們的啟示是:在考慮專利所屬的技術領域時,主題名稱限定的應用領域固然是本專利的技術領域,但是本專利所屬的技術領域可以並非只有一個,從不同的方面考察,其可以屬於不同的領域,例如本案是從解決的問題考察,本發明解決的潤滑方面的問題,而附件5-1解決的也是潤滑問題,雖然應用領域不同,但是不妨礙他們同屬於潤滑領域。

案例二:

北高(2016)京行終5572號浙江蘇泊爾家電製造有限公司等訴國家知識產權局專利複審委員會因實用新型專利權無效行政糾紛案涉及名稱為「一種電磁爐鋁線盤」的實用新型專利,本案中,被訴決定認定權利要求1與附件1的區別在於:權利要求1中接線端子引線(3)與接線端子(2)連接處的外側覆有以灌膠封裝工藝而得到的一層保護膠體,而附件1中為錫層。本專利中的保護膠體與附件1中的錫層均是在接線處形成密封保護,均具有防止斷線及氧化的技術效果,故本專利權利要求1相對於附件1實際解決的技術問題是提供了另外一種實現防止斷線以及氧化的技術手段。附件2公開了應用至電機領域的採用包封膠、環氧樹脂或其它填料通過包封、注塑的方式在接線處形成密封保護體的技術方案,北高認為附件2已經明確載明該方案具有「保證接頭處接觸良好,隔絕空氣和水,阻止銅鋁形成原電池反應所帶來的接頭氧化」的技術效果,雖然附件2和本專利的領域存在差別,但對於本領域技術人員來說,附件2已經明確給出了接頭設置密封保護膠體實現防止接頭斷線以及氧化的技術啟示。

從這個案例,我們知道,如果一篇文獻在公開具體方案的同時明確提出了其所解決的技術問題則可以認為給了「明確的啟示」。

案例三:

北高(2014)高行終字第716號上海多環油煙凈化設備有限公司(專利權人)與國家知識產權局專利複審委員會、周展濤實用新型專利無效宣告一案中涉案專利為「側吸式單電機雙風輪吸排油煙凈化機」的實用新型專利,本案中無效請求人提供的附件5是一種單電機雙葉輪風機,專利權人認為本專利與附件5所屬技術領域不同,不能用來判斷本專利是否具有創造性。法院經審理認為:附件5雖然是用於需風冷散熱的大型設備中,但其屬於抽風設備。而附件2作為一種側面進風吸排油煙機,其中電機也是用於抽風,可見作為現有技術的附件2已經給出明確的啟示,本領域技術人員會考慮與抽風設備相關的技術領域。故附件5可以作為現有技術來評判本專利權利要求1是否具備創造性。

本案例給出了另一種存在「明確啟示」的情況,證據5之所以能夠用於評價本專利的「明確啟示」來自於證據2的記載,通過證據2將證據5和本案聯繫在一起。

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案例四:

最高院(2016)最高法行再70號趙潔訴長春時代機電新技術有限公司實用新型專利權無效行政糾紛再審案涉及名稱為「變頻調速型液力耦合器電動給水泵」的實用新型專利,請求人將證據4「一種電動驅動設備的轉速控制裝置」作為最接近的現有技術評價本專利的創造性,專利權人認為涉案專利涉及的增速型液力耦合器適用於高速從動機械,而證據4所涉液力耦合器只適用於低速從動機械,涉案專利與證據4技術領域完全不同,採用證據4作為最接近現有技術評價涉案專利創造性是不正確的。對此法院認為本案中,《審查指南》第四部分第六章第4節中還規定,對於實用新型專利而言,一般著重於考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現有技術中給出明確的啟示,例如現有技術中有明確的記載,促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的,可以考慮其相近或者相關的技術領域。而即使涉案專利與證據4技術領域不同,但證據4中明確記載了其為一種電動驅動設備的轉速控制裝置,適用於風機、泵等流體負載,而涉案專利涉及水泵。證據4能促使本領域的技術人員將其技術方案應用於水泵領域。

由此可見,是否有「明確的啟示」不僅適用在確定了最接近的現有技術以及區別特徵之後,去尋找現有技術是否有啟示將上述區別技術特徵應用至最接近的現有技術的情況,也適用於確定最接近的現有技術的情況。

案例五:

北高(2012)高行終字第1711號福州升亮廚具科技有限公司與國家知識產權局專利複審委員會實用新型專利權無效行政糾紛上訴案中涉及名稱為「多功能生吃盤」實用新型專利,該案中,本專利權利要求1與最接近的現有技術對比文件8的區別技術特徵是:盤體上設有盛水容器,盛水容器內安裝有可產生霧氣的霧化器。對比文件4公開了一種電子藝術神像座,包括一個盛水的空腔和安裝在空腔底部的高頻振動器,通過高頻振動器在空腔處有一股水向上噴起,並很快霧化,形成一層霧氣,使神像由霧氣所襯托,營造一種長時間雲煙繚繞的效果。複審委及一審法院認定對比文件4給出了將上述區別技術特徵用於最接近現有技術解決其技術問題的啟示,專利權人認為對比文件4和本專利技術領域不同不能用於評價本專利創造性。對此,北高認為:雖然本專利權利要求1記載的「多功能生吃盤」所屬技術領域是餐具,對比文件4是一種禮儀或祭祀用具,這兩個技術領域雖有區別,但是,本專利權利要求1記載的技術方案中需要提供霧化效果的裝置,而在現有技術中,能夠持續穩定地提供霧化效果的霧化器或加濕器在各個領域中已被廣泛應用,而且升亮公司也認可本專利中的霧化器、盛水容器、電源、開關以及整個方案的連接關係,均屬於現有技術,霧化器與盛水容器的連接方式是本領域公知常識。因此,根據現有技術的明確啟示,在需要設置霧化效果的裝置時,可以促使本領域技術人員在對比文件4中去尋找相關的技術手段。

筆者認為,本案中北高對比文件4可以用於評價本專利的主要站腳點是霧化器已經廣泛應用,且這一點可以和權利人承認霧化器相關的技術特徵是公知常識相印證,或者可以說廣泛應用可以看成是一種「明確的啟示」。筆者還認為,本案也可以使用案例二的邏輯,即對比文件4已經明確記載了高頻振動器能夠產生霧化作用,本領域的技術人員在面對需要產生霧化作用的問題時有動機去對比文件4中尋找解決方案,從而對比文件4能夠用於評價本專利的創造性。

案例六:

北高(2013)高行終字第17號國家知識產權局專利複審委員會、王治國與高本強無效宣告一案中涉及一種熱敏印表機列印膠輥支撐結構,其權利要求1與最接近的現有技術相比區別技術特徵為:在膠輥的下方設有與膠輥平行的且用於支撐膠輥的支撐軸。基於上述區別特徵,本專利的權利要求1所實際解決的技術問題是:減少膠輥的彎曲變形。證據6公開的是一種軋鋼裝置, 該軋機由工作輥2和2』及其下方分別支撐工作輥2和2』的支撐輥系3和3』構成,支撐輥與工作輥平行,該支撐輥以多點梁的形式支撐在軋輥座上,作用在工作輥上的軋制壓力經支撐輥系的傳遞,分散地被軋輥座承受,從而使得工作輥的剛度提高,彎曲變形減小。複審委認為:證據6給出了在承受工作壓力的工作輥的下方設置與其軸線方向平行的支撐輥提供支撐以減小輥體彎曲變形的技術啟示。專利權人認為:證據6公開的軋鋼裝置與本專利不是同一技術領域,不能用於評價本專利的創造性。對此,北高認為:證據6作為現有技術並沒有明確記載可以應用到印表機等領域,本專利與證據6並不屬於相近或相關的技術領域,本領域技術人員在遇到本專利所要解決的技術問題時,並不具有到上述不相近領域的文獻中尋找技術啟示以解決相關技術問題的動機。故,專利複審委員會在證據5的基礎上結合證據6得出權利要求1所要求保護的技術方案,進而認定權利要求1所要求保護的技術方案不具有實質性特點和進步,並認定權利要求1、2、3不具備《專利法》第二十二條第三款的結論錯誤,原審法院予以糾正正確。

本案中雖然也明確記載了支撐輥的作用是減小彎曲變形,看似和第二個案例類似,但是不同的是,案例二中涉案專利和對比文件雖然領域不同,但都是和電相關,改進的也都是電連接的接頭部分,從這個方面講涉案專利和對比文件不僅解決的是相同的問題,而且該問題均是存在於電路(可以認為是相同結構)中。而本案中,有爭議的證據6和本專利的技術領域相差較遠,涉案專利中的膠輥和對比文件中的工作輥雖然都叫輥,但並不是相同的東西,兩者從結構、作用、工作方式、作用對象都相差較遠,從而不能認為對比文件6給出了明確的啟示。

類似的還有北京一中院(2003)一中行初字第71、74號信隆實業(深圳)有限公司訴國家知識產權局專利複審委員會專利無效行政糾紛案中涉案專利與最接近的現有技術的區別在於本專利中一彈性軟索穿裝於手架橫管中且將左右把手相連,從而使得車把手由手架橫管拆下時不會與車架分離,減少所占用的空間,而證據6涉及一種摺疊手杖,具體披露了如下相關的技術特徵:一彈性繩貫穿摺疊手杖各插裝筒體內,以防各筒體自行脫落。法院認為:證據6涉及的「手杖」與涉案專利的「車把手」屬於相差很遠的不同技術領域,證據6沒有給出任何有關「車把手」的技術啟示。筆者認為本案中涉案專利和證據6中分別採用彈性索連接的結構不同,雖然作用相同,但不能認為有明確啟示;還有最高院(2011)知行字第19號趙東紅、張如一及第三人鄒繼豪與國家知識產權局專利複審委員會專利無效行政糾紛案中涉案專利與最接近現有技術存在的主要區別是傳感器的結構,對比文件2中公開的傳感器和涉案專利中的傳感器的結構一樣,但是兩者作用不同,具體的涉案專利使用該傳感器測握力,對比文件2是用該傳感器測重力,施力對象不同導致施力方向不同,現有技術沒有明確啟示二者可以通用。

小結

關於相同技術領域:

在確定是否為同一技術領域時,可以從主題名稱、應用領域等方面考慮,還可以從解決的技術問題上考慮,雖然主題名稱不同,如果解決的技術問題是同一領域裡的問題,比如都是解決潤滑問題,或者都是解決動力問題,則也屬於相同技術領域。

對於相近和相關技術領域:

最高院在(2011)知行字第19號趙東紅、張如一及第三人鄒繼豪與國家知識產權局專利複審委員會專利無效行政糾紛案中認定:相近的技術領域一般指與實用新型專利產品功能以及具體用途相近的領域,相關的技術領域一般指實用新型專利與最接近的現有技術的區別技術特徵所應用的功能領域;

關於明確的啟示:

1. 明確的啟示可以來源於同一對比文件,也可以來源於另一對比文件或公知常識。

2. 對於在多技術領域廣泛應用的技術,其原理結構已經變成了通用領域的公知常識,可以認為有明確的啟示去相關領域尋找啟示。

3. 案例二至五中,法院並沒有直接認定相近或相關技術領域,而是從明確的啟示入手,筆者認為,在給出了明確啟示的情況下,也就不用再懷疑是否是相近或者相關技術領域。

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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/2MEywmwBJleJMoPM2UBp.html