涉及侵害新产品制造方法发明专利的纠纷可采用举证责任倒置的规则
——东莞市可可纺织材料有限公司诉高士线业（深圳）有限公司侵害发明专利纠纷案
【判决要点】
1.对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。
2. 涉及侵害新产品制造方法发明专利的纠纷，现行法律确立了举证责任倒置的规则，即须由被诉者来证明其产品的制造方法不同于专利方法，主要是考虑到此类纠纷不同于侵害产品发明专利纠纷的地方在于，权利人通常不容易在被诉者的生产现场直接获取相关的生产流程、工艺或步骤，如果机械执行“谁主张、谁举证”的举证责任分配规则，则此类纠纷将因为权利人无法举证证明被诉者实施的是新产品的制造方法，最终只能承担因举证不能而败诉的不利后果。
但是，此类纠纷中采取举证责任倒置仍需要满足相关前提条件：
1.其是所请求保护的新产品发明专利的合法权利人；
2.被诉者生产的产品与自己按照专利方法直接获得的产品属于同样的产品；
3.依照自己的专利方法直接获得的产品是一项新产品。如果原告不能证明前三点，或者被诉者能够举出相反证据推翻原告关于前三点的事实主张，则被告无需承担提供自己产品制造方法，进而证明自己的制造方法不同于专利方法。
案号：广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初580号
原告：东莞市可可纺织材料有限公司
被告：高士线业（深圳）有限公司
【案情简介】
原告于2014年12月25日向国家知识产权局申请名称为“一种水溶性反光线及其生产工艺”的发明专利，于2017年1月18日获得授权，案涉专利权目前仍处于合法有效状态。原告于2017年12月发现被告在其注册的微信公众号上许诺销售名称为“Signal高士反光绣花线”的产品，该被诉产品的技术特征同原告案涉专利的技术特征相同，构成对原告案涉专利权的侵犯。之后，原告委托案外人东莞市东城宏欢制衣厂（以下简称宏欢厂）向被告购买了六件被诉产品，并取得被告出具的发货单及快递单。原告认为，被告的行为对原告专利产品的销售造成巨大冲击，导致原告产品销量大幅下降，并在市场上造成一定程度的混淆，给原告造成极大的经济损失和商誉贬损，也给消费者造成一定程度的误认、误购，损害了消费者的利益。
【争议焦点】
一、原告当庭提交的产品是否来源于被告；
二、原告关于被告实施制造被诉产品的指控能否成立；
三、被诉产品是否落入案涉专利权的保护范围；
四、被告在本案中可能承担的法律责任。
【判决观察】
法院认为，本案为侵害发明专利权纠纷。案涉发明经国家知识产权局授予专利权后已缴纳最近一年度的专利年费，目前处于合法、有效状态，依法应受保护。
关于争议焦点一。法院认为，被告为便于在内部对产品溯源进行管理而专门编写的前述标识，通常于外界而言不容易被知悉，特别是采用不是消费流通领域常见的标记方式。至于被告辩称现实中存在他人将使用被告产品正品过程中丢弃的套筒回收，再重新缠绕上非被告产品并仿冒被告产品对外销售的情况，被告并未举证证明。因此，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在，原告当庭提交的产品来源于被告。
关于争议焦点二。本案中，首先，被告的经营范围包括“开发、加工、生产和销售缝纫线、工业用线和纱”，其次，原告当庭提交的产品实物的套筒顶部标注有“COATS”的标识，被告明确该标识系其在我国注册的商标。根据《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》，“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》规定的‘产品制造者’和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’。”因此，被告将其商标附注在产品上，意在对外表明其系产品制造者。最后，被告辩称被诉产品系来源于土耳其，但没有提供相应的证据加以证明。因此，综合原告提交的现有证据，在被告没有提出相应反证的情况下，法院推定被告实施了制造被诉产品的行为。
关于争议焦点三。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，原告在本案中主张保护案涉专利权利要求1和4，系对其自身实体权利所作的处分，法院予以准许。
根据现行专利法第三十一条第一款的规定，对于属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出，这种申请被称为合并申请。可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体考虑，对现有技术作为贡献的技术特征。案涉专利权利要求1和4作为一个总的发明构思下的产品发明和方法发明，构成案涉专利权的两项独立权利要求。
“谁主张、谁举证”是民事诉讼法学理上所确立的举证责任分配的基本规则，民事诉讼法学理上还有关于“证明责任”的表述，其含义是指当作为裁判基础的法律要件事实在诉讼中处于真伪不明的状态时，一方当事人为此承担的诉讼上的不利后果。
本案为侵害发明专利权纠纷，属于民事纠纷。因此，原告既然主张被告构成对案涉专利权的侵害，便应当就“其主张的权利合法存续”“被告实施了其所指控的专利法第十一条规定意义上的被诉行为”和“被诉产品落入案涉专利权的保护范围”该三项事实，承担相应的举证责任。案涉专利权利要求1属于产品发明的独立权利要求，而现行法律并未针对产品发明侵权判定的举证责任分配作出特别规定。故关于“被诉产品是否落入案涉专利权利要求1的保护范围”这一待证事实的举证责任，应当分配给原告。经当庭比对，原、被告双方均表示只能确认被诉产品具备案涉专利权利要求1的技术特征A，无法通过肉眼观察的方式来判断被诉产品是否具备案涉专利权利要求1的技术特征B-E。
综合考察，对“被诉产品是否具备与权利要求1的技术特征B-E相同或等同的技术特征”该项技术事实的查明，需要委由司法鉴定。为此，法院就此事是否需要申请启动司法鉴定，当庭询问原告的意见。原告明确表示不同意鉴定，并表示愿意为此承担相应的不利后果。
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，鉴于原告明确表示不同意鉴定，进而导致“被诉产品是否落入案涉专利权利要求1的保护范围”该项待证事实陷于真伪不明。因此，法院认为应当由对此负有举证责任的原告来承担“无法证明被诉产品落入案涉专利权利要求1”的不利后果。
案涉专利权利要求4为制备案涉专利产品的方法独立权利要求，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条的反面解释可知，只要产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知，人民法院便应当认定该产品属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。前已述及，案涉专利属于一个总的发明构思下的两项发明，既包括产品发明，又包括专门制备该专利产品的方法发明。鉴于按照案涉专利权利要求4所记述的方法直接获得的产品，就是案涉专利权利要求1所保护的产品，故可以认定案涉专利产品属于专利法规定的新产品。
根据现行专利法第六十一条第一款的规定，涉及侵害新产品制造方法发明专利的纠纷，现行法律确立了举证责任倒置的规则，即须由被诉者来证明其产品的制造方法不同于专利方法。现行专利法之所以对此类专利侵权纠纷采用举证责任倒置的特殊举证责任分配方式，主要是考虑到此类纠纷不同于侵害产品发明专利纠纷的地方在于，权利人通常不容易在被诉者的生产现场直接获取相关的生产流程、工艺或步骤，如果机械执行“谁主张、谁举证”的举证责任分配规则，则此类纠纷将因为权利人无法举证证明被诉者实施的是新产品的制造方法，最终只能承担因举证不能而败诉的不利后果，这对于权利人而言难谓公平。
但是，此类纠纷中采取举证责任倒置仍需要满足相关前提条件，即只有在权利人完成其自身应负的相应举证责任后，才能实行举证责任倒置。
具体而言，权利人需要完成如下事实的举证责任：
1.其是所请求保护的新产品发明专利的合法权利人；
2.被诉者生产的产品与自己按照专利方法直接获得的产品属于同样的产品；
3.依照自己的专利方法直接获得的产品是一项新产品。如果原告不能证明，或者被诉者能够举出相反证据推翻原告事实主张，则被告无需承担提供自己产品制造方法，进而证明自己的制造方法不同于专利方法。
本案中，关于前述第1、3两点事实，如前所述，应认定原告已经完成其的举证责任。但是，关于前述第2点事实，原告在本案中提供的现有证据尚无法证明。根据现行专利法第六十一条的立法意旨，应理解为是指被诉产品与实施新产品制造方法直接得到的产品在形状、结构或成分等方面不存在实质性差异。鉴于本案中依照实施新产品制造方法即案涉专利权利要求4所记载的步骤特征所直接得到的产品，指的就是案涉专利权利要求1所保护的产品。因此，本案中要证明被诉产品与实施权利要求4所保护的新产品制造方法所直接获得的产品属于“同样的产品”，其实质就是证明被诉产品落入案涉专利权利要求1的保护范围。而对这项技术事实的举证责任，应当由原告承担。
由此可知，判断制备被诉产品的方法是否落入案涉专利权利要求4的保护范围，同样需要先行判断被诉产品是否落入案涉专利权利要求1的保护范围。而如前所述，这一判断只能建立在启动司法鉴定查明相关技术事实的基础之上。
鉴于原告明确表示不同意对“被诉产品是否具备与案涉专利权利要求1的技术特征B-E相同或等同的技术特征”进行司法鉴定，导致无法判断被诉产品是否落入权利要求1的保护范围，进而也就导致无法判断被诉产品与按照案涉专利权利要求4所记载的方法直接获得的产品（即专利产品）是否属于“同样的产品”。
而在原告未能完成“被诉产品与按照案涉专利方法直接获得的产品属于同样的产品”该项要件事实的证明之前，法院要求被告提供被诉产品的制造方法并无必要。相应的，原告指控被告制造的被诉产品实施了案涉专利权利要求4所保护的方法，因缺乏事实依据，应为此承担相应不利的后果。
关于争议焦点四。鉴于原告提供的现有证据不能证明被诉产品以及制造被诉产品的方法，分别落入案涉专利权利要求1和4的保护范围，故原告指控被告实施相关侵权的指控不能成立。
综上，法院判决，驳回原告东莞市可可纺织材料有限公司的诉讼请求。案件受理费8800元，由原告东莞市可可纺织材料有限公司负担。
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