涉及侵害新產品製造方法發明專利的糾紛可採用舉證責任倒置的規則
——東莞市可可紡織材料有限公司訴高士線業（深圳）有限公司侵害發明專利糾紛案
【判決要點】
1.對需要鑑定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內無正當理由不提出鑑定申請或者不預交鑑定費用或者拒不提供相關材料，致使對案件爭議的事實無法通過鑑定結論予以認定的，應當對該事實承擔舉證不能的法律後果。
2. 涉及侵害新產品製造方法發明專利的糾紛，現行法律確立了舉證責任倒置的規則，即須由被訴者來證明其產品的製造方法不同於專利方法，主要是考慮到此類糾紛不同於侵害產品發明專利糾紛的地方在於，權利人通常不容易在被訴者的生產現場直接獲取相關的生產流程、工藝或步驟，如果機械執行「誰主張、誰舉證」的舉證責任分配規則，則此類糾紛將因為權利人無法舉證證明被訴者實施的是新產品的製造方法，最終只能承擔因舉證不能而敗訴的不利後果。
但是，此類糾紛中採取舉證責任倒置仍需要滿足相關前提條件：
1.其是所請求保護的新產品發明專利的合法權利人；
2.被訴者生產的產品與自己按照專利方法直接獲得的產品屬於同樣的產品；
3.依照自己的專利方法直接獲得的產品是一項新產品。如果原告不能證明前三點，或者被訴者能夠舉出相反證據推翻原告關於前三點的事實主張，則被告無需承擔提供自己產品製造方法，進而證明自己的製造方法不同於專利方法。
案號：廣東省深圳市中級人民法院（2018）粵03民初580號
原告：東莞市可可紡織材料有限公司
被告：高士線業（深圳）有限公司
【案情簡介】
原告於2014年12月25日向國家知識產權局申請名稱為「一種水溶性反光線及其生產工藝」的發明專利，於2017年1月18日獲得授權，案涉專利權目前仍處於合法有效狀態。原告於2017年12月發現被告在其註冊的微信公眾號上許諾銷售名稱為「Signal高士反光繡花線」的產品，該被訴產品的技術特徵同原告案涉專利的技術特徵相同，構成對原告案涉專利權的侵犯。之後，原告委託案外人東莞市東城宏歡製衣廠（以下簡稱宏歡廠）向被告購買了六件被訴產品，並取得被告出具的發貨單及快遞單。原告認為，被告的行為對原告專利產品的銷售造成巨大衝擊，導致原告產品銷量大幅下降，並在市場上造成一定程度的混淆，給原告造成極大的經濟損失和商譽貶損，也給消費者造成一定程度的誤認、誤購，損害了消費者的利益。
【爭議焦點】
一、原告當庭提交的產品是否來源於被告；
二、原告關於被告實施製造被訴產品的指控能否成立；
三、被訴產品是否落入案涉專利權的保護範圍；
四、被告在本案中可能承擔的法律責任。
【判決觀察】
法院認為，本案為侵害發明專利權糾紛。案涉發明經國家知識產權局授予專利權後已繳納最近一年度的專利年費，目前處於合法、有效狀態，依法應受保護。
關於爭議焦點一。法院認為，被告為便於在內部對產品溯源進行管理而專門編寫的前述標識，通常於外界而言不容易被知悉，特別是採用不是消費流通領域常見的標記方式。至於被告辯稱現實中存在他人將使用被告產品正品過程中丟棄的套筒回收，再重新纏繞上非被告產品並仿冒被告產品對外銷售的情況，被告並未舉證證明。因此，人民法院經審查並結合相關事實，確信待證事實的存在具有高度可能性的，應當認定該事實存在，原告當庭提交的產品來源於被告。
關於爭議焦點二。本案中，首先，被告的經營範圍包括「開發、加工、生產和銷售縫紉線、工業用線和紗」，其次，原告當庭提交的產品實物的套筒頂部標註有「COATS」的標識，被告明確該標識系其在我國註冊的商標。根據《關於產品侵權案件的受害人能否以產品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批覆》，「任何將自己的姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現在產品上，表示其為產品製造者的企業或個人，均屬於《中華人民共和國民法通則》規定的『產品製造者』和《中華人民共和國產品質量法》規定的『生產者』。」因此，被告將其商標附註在產品上，意在對外表明其系產品製造者。最後，被告辯稱被訴產品系來源於土耳其，但沒有提供相應的證據加以證明。因此，綜合原告提交的現有證據，在被告沒有提出相應反證的情況下，法院推定被告實施了製造被訴產品的行為。
關於爭議焦點三。根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》，原告在本案中主張保護案涉專利權利要求1和4，系對其自身實體權利所作的處分，法院予以准許。
根據現行專利法第三十一條第一款的規定，對於屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出，這種申請被稱為合併申請。可以作為一件專利申請提出的屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，應當在技術上相互關聯，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特徵，其中特定技術特徵是指每一項發明或者實用新型作為整體考慮，對現有技術作為貢獻的技術特徵。案涉專利權利要求1和4作為一個總的發明構思下的產品發明和方法發明，構成案涉專利權的兩項獨立權利要求。
「誰主張、誰舉證」是民事訴訟法學理上所確立的舉證責任分配的基本規則，民事訴訟法學理上還有關於「證明責任」的表述，其含義是指當作為裁判基礎的法律要件事實在訴訟中處於真偽不明的狀態時，一方當事人為此承擔的訴訟上的不利後果。
本案為侵害發明專利權糾紛，屬於民事糾紛。因此，原告既然主張被告構成對案涉專利權的侵害，便應當就「其主張的權利合法存續」「被告實施了其所指控的專利法第十一條規定意義上的被訴行為」和「被訴產品落入案涉專利權的保護範圍」該三項事實，承擔相應的舉證責任。案涉專利權利要求1屬於產品發明的獨立權利要求，而現行法律並未針對產品發明侵權判定的舉證責任分配作出特別規定。故關於「被訴產品是否落入案涉專利權利要求1的保護範圍」這一待證事實的舉證責任，應當分配給原告。經當庭比對，原、被告雙方均表示只能確認被訴產品具備案涉專利權利要求1的技術特徵A，無法通過肉眼觀察的方式來判斷被訴產品是否具備案涉專利權利要求1的技術特徵B-E。
綜合考察，對「被訴產品是否具備與權利要求1的技術特徵B-E相同或等同的技術特徵」該項技術事實的查明，需要委由司法鑑定。為此，法院就此事是否需要申請啟動司法鑑定，當庭詢問原告的意見。原告明確表示不同意鑑定，並表示願意為此承擔相應的不利後果。
根據《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》，鑒於原告明確表示不同意鑑定，進而導致「被訴產品是否落入案涉專利權利要求1的保護範圍」該項待證事實陷於真偽不明。因此，法院認為應當由對此負有舉證責任的原告來承擔「無法證明被訴產品落入案涉專利權利要求1」的不利後果。
案涉專利權利要求4為製備案涉專利產品的方法獨立權利要求，根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十七條的反面解釋可知，只要產品或者製造產品的技術方案在專利申請日以前不為國內外公眾所知，人民法院便應當認定該產品屬於專利法第六十一條第一款規定的新產品。前已述及，案涉專利屬於一個總的發明構思下的兩項發明，既包括產品發明，又包括專門製備該專利產品的方法發明。鑒於按照案涉專利權利要求4所記述的方法直接獲得的產品，就是案涉專利權利要求1所保護的產品，故可以認定案涉專利產品屬於專利法規定的新產品。
根據現行專利法第六十一條第一款的規定，涉及侵害新產品製造方法發明專利的糾紛，現行法律確立了舉證責任倒置的規則，即須由被訴者來證明其產品的製造方法不同於專利方法。現行專利法之所以對此類專利侵權糾紛採用舉證責任倒置的特殊舉證責任分配方式，主要是考慮到此類糾紛不同於侵害產品發明專利糾紛的地方在於，權利人通常不容易在被訴者的生產現場直接獲取相關的生產流程、工藝或步驟，如果機械執行「誰主張、誰舉證」的舉證責任分配規則，則此類糾紛將因為權利人無法舉證證明被訴者實施的是新產品的製造方法，最終只能承擔因舉證不能而敗訴的不利後果，這對於權利人而言難謂公平。
但是，此類糾紛中採取舉證責任倒置仍需要滿足相關前提條件，即只有在權利人完成其自身應負的相應舉證責任後，才能實行舉證責任倒置。
具體而言，權利人需要完成如下事實的舉證責任：
1.其是所請求保護的新產品發明專利的合法權利人；
2.被訴者生產的產品與自己按照專利方法直接獲得的產品屬於同樣的產品；
3.依照自己的專利方法直接獲得的產品是一項新產品。如果原告不能證明，或者被訴者能夠舉出相反證據推翻原告事實主張，則被告無需承擔提供自己產品製造方法，進而證明自己的製造方法不同於專利方法。
本案中，關於前述第1、3兩點事實，如前所述，應認定原告已經完成其的舉證責任。但是，關於前述第2點事實，原告在本案中提供的現有證據尚無法證明。根據現行專利法第六十一條的立法意旨，應理解為是指被訴產品與實施新產品製造方法直接得到的產品在形狀、結構或成分等方面不存在實質性差異。鑒於本案中依照實施新產品製造方法即案涉專利權利要求4所記載的步驟特徵所直接得到的產品，指的就是案涉專利權利要求1所保護的產品。因此，本案中要證明被訴產品與實施權利要求4所保護的新產品製造方法所直接獲得的產品屬於「同樣的產品」，其實質就是證明被訴產品落入案涉專利權利要求1的保護範圍。而對這項技術事實的舉證責任，應當由原告承擔。
由此可知，判斷製備被訴產品的方法是否落入案涉專利權利要求4的保護範圍，同樣需要先行判斷被訴產品是否落入案涉專利權利要求1的保護範圍。而如前所述，這一判斷只能建立在啟動司法鑑定查明相關技術事實的基礎之上。
鑒於原告明確表示不同意對「被訴產品是否具備與案涉專利權利要求1的技術特徵B-E相同或等同的技術特徵」進行司法鑑定，導致無法判斷被訴產品是否落入權利要求1的保護範圍，進而也就導致無法判斷被訴產品與按照案涉專利權利要求4所記載的方法直接獲得的產品（即專利產品）是否屬於「同樣的產品」。
而在原告未能完成「被訴產品與按照案涉專利方法直接獲得的產品屬於同樣的產品」該項要件事實的證明之前，法院要求被告提供被訴產品的製造方法並無必要。相應的，原告指控被告製造的被訴產品實施了案涉專利權利要求4所保護的方法，因缺乏事實依據，應為此承擔相應不利的後果。
關於爭議焦點四。鑒於原告提供的現有證據不能證明被訴產品以及製造被訴產品的方法，分別落入案涉專利權利要求1和4的保護範圍，故原告指控被告實施相關侵權的指控不能成立。
綜上，法院判決，駁回原告東莞市可可紡織材料有限公司的訴訟請求。案件受理費8800元，由原告東莞市可可紡織材料有限公司負擔。
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